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美国律师第6封来信:英国脱欧影响中国企业商标的十大问题

美国律师第6封来信:英国脱欧影响中国企业商标的十大问题

作 者|卡尔·斯蒂(Carl Steele) 英国ASHFORDS 知识产权律师事务所

作 者|萧惠文(Amy Hsiao) 美国SWANSON权韵知识产权律师事务所

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文1755字,阅读约需3分钟)

✎编者按

萧惠文法律执业生涯始于美国也基于美国,并一直任职于美国著名律所,帮助初创企业和500强企业管理他们在全球各地的商标维权以及品牌拓展。其曾在知产力发表过“美国律师的第一/二/三/四/五封来信”。此文系萧惠文与其合作伙伴资深英国商标律师Carl Steele (卡尔·斯蒂),合作所写的“英国脱欧影响中国企业商标的十大问题”。

英国将于2019年3月正式脱离欧盟。脱欧带来的一个很可能的结果就是欧盟注册商标不会再在英国获得保护。

相反的,对于希望在英国进行品牌保护的中国公司来说,他们需要进行英国商标注册。然而,古语有云,知彼知己,百战百胜——在进入一个新的领域之前,为了确保成功,第一时间了解并熟悉游戏规则至关重要。

我们结合在国际市场上帮助中国以及亚洲企业保护、拓展商标品牌的实际经验,针对英国即将脱离欧洲对商标所产生的冲击,做出以下10点归纳:

1. 商标权在英国——基于注册还是使用?

与中国不同,在英国商标权可以基于使用。英国不全然适用“申请在先制度”。

2. 英国如何审查中文商标?

英国商标局审查中文商标不需要申请人提供英文翻译或者音译。

3. 英国商标申请是否会审查绝对理由和相对理由?

否,英国商标局仅针对绝对理由进行审查。另外,英国商标局会进行商标检索,看在相同或者类似商品/服务上是存在在先相同或者近似商标。如有,英国商标局会通知商标申请人和在先商标所有人。由在先商标所有人决定是否针对在后商标申请提起异议。不提异议的话,在后商标申请则获得注册。这是与中国商标审查制度非常不同的一个地方。这也意味着品牌所有人需要商标监测服务来检索第三方申请的与品牌所有人相同或者近似的商标。

4. 英国法律如何界定“近似商标”?

英国的审理标准与中国基本相同。评判近似的基本标准是申请商标与在先商标比较,是否在字形、读音、和/或商业/概念含义,标识整体印象以及显著性主要部分相同或者近似。

5. 在英国,异议他人商标大概需要多长时间?

一般商标申请初审公告日起2个月内可以提起异议。如果向英国商标局提交了TM7a表格,那么异议期可以延长1个月。一旦异议程序启动,到作出裁定通常需要12-18个月的时间。如不服裁定,可以向法院或特殊指定官(商标专家)申请上诉。最近上诉成功的机率没有那么高。

6. 是否需要提交商标使用声明?

无论是商标申请阶段还是商标获准注册后,都不需要提交商标使用声明,但需要在申请时具有在指定商品/服务上使用商标的真实意图。

7. 英国注册商标什么时候开始有面对不使用撤销的风险?

和中国的3年不使用撤销不同,在英国自商标注册之日起满5年起,任何人可以提起不使用撤销程序。

8. 在英国如何证明商标的使用?

权利人需要证明商标在5年内已投入真实使用,不能仅是象征性使用(即,仅为了维持商标注册的使用行为)或者内部使用,应当是为了取得或者维持英国市场份在指定商品/服务上的商业性使用。-- 这一点和美国商标制度是非常相像的。

通常来说,以下证据可以用来证明商标的使用,所有证据应当体现商标标识并且在5年时间段内:

发票(证明产品销售)、价目表、标签、签条、产品包装、基于商品或者服务的广告宣传展示、清楚显示商标的产品或者产品包装照片、产品目录、宣传材料、报纸广告、网站网页以及其他宣传资料。服务商标在使用场所的招牌或者其他展示照片也可以作为使用证据。

9. 如果一家公司在英国有注册商标,但是没有将该注册商标进行使用,那么该公司是否可以重新提交新申请来对抗可能的不使用撤销程序?

在英国,如果一件商标超过5年时间没有投入使用,权利人还希望以后使用它,这个时候律师通常会建议重新提交申请,从而来对抗他人可能提起的不使用撤销。在英国,权利人不需要先放弃现有的注册商标然后再重新提交申请,这是因为英国商标局允许同一权利人名下有重复商标申请。然而,需要特别注意的是,申请人在英国提交申请时必须具备使用商标的真实意图。如果该真实意图不存在的话,该商标申请(或者稍后商标注册)面临撤销风险。

10.何时可以进行商标续展以及需要哪些文件?

英国商标有效期十年,自申请日起算,每十年续展一次。英国不需要提交使用声明,也不需要提交证据证明商标在英国的实际使用。续展期届满后,英国给予6个月宽展期进行续展。

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